Tư vấn Sở hữu trí tuệ: Chả mực Hạ Long

Đề bài: 09

Ngày 11/08/2001, Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Công ty Hữu Hòa GCNĐKNH số 3456 bảo hộ nhãn hiệu “Hạ Long” đăng ký cho sản phẩm chả mực. Chả mực có mùi thơm đặc trưng, vị mặn đậm, ngọt tự nhiên, giòn, dai, chắc và bùi của công ty này đã được người tiêu dùng ưa thích và biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, khi nhận thấy tiềm năng phát triển của sản phẩm này, tháng 6 năm 2006, UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai việc đăng ký chỉ dẫn địa lý “Hạ Long” cho sản phẩm chả mực để nhiều cơ sở tại Hạ Long có thể sử dụng cho sản phẩm của mình. Ngày 20/10/2008, UBND tỉnh Quảng Ninh nhận được thông báo từ Cục SHTT về việc CDĐL trùng với nhãn hiệu đang được bảo hộ cho Công ty Hữu Hòa.

1.  UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH của Công ty Hữu Hòa do đăng ký tên địa danh mà không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và xúc tiến việc đăng ký cấp GCNĐKCDĐL cho UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo anh (chị), Cục SHTT có chấp nhận hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH của Công ty Hữu Hòa không? Vì sao?

2.  Là luật sư tư vấn cho UBND tỉnh Quảng Ninh, anh (chị) sẽ đề xuất những phương án nào để UBND có thể đăng ký thành công CDĐL “Hạ Long” cho sản phẩm chả mực?

 1.       Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH “Hạ Long” của Công ty Hữu Hòa

Căn cứ Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây gọi là Luật SHTT) quy định về việc hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ, theo đó:

“1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a.  Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với…. nhãn hiệu;

b.  Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

2. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.”

Có thể thấy rằng, văn bằng bảo hộ chỉ bị hủy bỏ hiệu lực nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 96 Luật SHTT.Đó là, i) người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký; ii) đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng.Hay nói cách khác, nếu không rơi vào hai trường hợp trên, thì không được phép hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Xét tình huống trên, có thể thấy:

Thứ nhất, Công ty Hữu Hòa có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật SHTT về quyền đăng ký nhãn hiệu: “Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp”. Theo tình huống, có thể thấy Công ty Hữu Hòa đã sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm, hàng hóa là chả mực, và sản phẩm của Công ty Hữu Hòa đã được người tiêu dùng ưa thích, biết đến rộng rãi nhờ mùi thơm đặc trưng, vị mặn đậm, ngọt tự nhiên, giòn, dai, chắc và bùi của sản phẩm.

Mặt khác, chả mực do Công ty Hữu Hòa sản xuất, kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Do đó, có thể khẳng định rằng, Công ty Hữu Hòa có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa mà công ty đang sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai,dấu hiệu “Hạ Long” đáp ứng điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ (ngày 11/08/2001).

(Tại thời điểm năm 2001, Luật SHTT chưa ra đời, nên em không rõ để được cấp GCNĐKNH khi đó, thì cần đáp ứng điều kiện gì, do đó, em xin được áp dụng các điều kiện quy định tại Luật SHTT năm 2005 – là văn bản đang có hiệu lực khi UBND tỉnh Quảng Ninh có yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ).

Theo đó, điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu đó là: i) Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; ii) Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. (Điều 72 Luật SHTT).

Dựa theo vụ việc trên, có thể thấy:

Một là, dấu hiệu “Hạ Long” là dấu hiệu nhìn thấy được, được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ.

Hai là, dấu hiệu “Hạ Long” có khả năng phân biệt.Bởi, tại thời điểm đó, dấu hiệu này không thuộc các trường hợp được coi là không có khả năng phân biệt được liệt kê tại Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT.

Ba là, dấu hiệu “Hạ Long” không thuộc các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu được liệt kê tại Điều 73 Luật SHTT.

Bốn là, tại thời điểm được cấp GCNĐKNH, không có nhãn hiệu nổi tiếng nào là “Hạ Long”. Do đó, dấu hiệu “Hạ Long” của Công ty Hữu Hòa không xâm phạm đến nhãn hiệu nổi tiếng.

Do đó, có thể thấy, dấu hiệu “Hạ Long” đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ làm nhãn hiệu.

Thứ ba,Công ty Hữu Hòa trung thực khi nộp đơn, không hề có hành vi bao che, dấu giếm thông tin.Và với dấu hiệu “Hạ Long”, thì chắc chắn rằng, ai ai cũng biết (kể cả Cục SHTT) đó là một địa danh. Và Công ty Hữu Hòa không hề che dấu hay khai báo gian dối khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thứ tư, cần làm rõ thời điểm UBND tỉnh Quảng Ninh gửi công văn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH của Công ty Hữu Hòa. Bởi, theo Khoản 3 Điều 96 Luật SHTT, thì thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của GCNĐKNH là 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ.

Theo tình huống, Công ty Hữu Hòa được cấp GCNĐKNH ngày 11/08/2001. Mặc dù tình huống không nói rõ UBND tỉnh Quảng Ninh gửi công văn yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ này khi nào, nhưng dựa vào chi tiết: “Ngày 20/10/2008, UBND tỉnh Quảng Ninh nhận được thông báo từ Cục SHTT về việc CDĐL trùng với nhãn hiệu đang được bảo hộ cho Công ty Hữu Hòa”, nên có thể đoán rằng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi công văn yêu cầu này sau ngày 20/10/2008. Tức đã hết thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của GCNĐKNH. Tất nhiên, sẽ không áp dụng thời hiệu này, nếu người nộp đơn không trung thực, nhưng như đã phân tích ở trên, Công ty Hữu Hòa không gian dối, dấu giếm thông tin khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Hạ Long”.

Từ đó, không có đủ căn cứ để Cục SHTT hủy bỏ hiệu lực của GCNĐKNH số 3456 bảo hộ nhãn hiệu “Hạ Long” đăng ký cho sản phẩm chả mực của Công ty Hữu Hòa. Do đó, việc Cục SHTT thông báo việc không cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Hạ Long” cho sản phẩm chả mực của UBND tỉnh Quảng Ninh là đúng quy định.

(Đến năm 2009, sau khi sửa đổi Luật SHTT, tại Khoản 3, 4 Điều 87, có bổ sung thêm quy định nếu dấu hiệu mà chỉ nguồn gốc địa lý hoặc đặc sản địa phương của Việt Nam, thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Có lẽ, sau khi hàng loạt các vụ việc như: chả cá Hạ Long, Kẹo dừa Bến Tre… xảy ra, thì pháp luật đã có những quy định siết chặt việc đăng ký nhãn hiệu cho những dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương).

2.  Tư vấn để UBND tỉnh Quảng Ninh đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý “Hạ Long” cho sản phẩm chả mực

Với việc không thể hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH cho nhãn hiệu “Hạ Long” đăng ký cho sản phẩm chả mực của Công ty Hữu Hòa, sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, tôi tư vấn, đề xuất đến UBND tỉnh Quảng Ninh 02 phương án sau:

Phương án 1: Mua lại nhãn hiệu “Hạ Long”, rồi sau đó, thực hiện các thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Đối với phương án này, UBND tỉnh Quảng Ninh phải chấp nhận mất một khoản tiền nhất định để mua lại nhãn hiệu từ Công ty Hữu Hòa, trong khi ngân sách không thể chi quá nhiều. Và khó có thể chắc chắn là Công ty Hữu Hòa sẽ đồng ý bán lại nhãn hiệu “Hạ Long”, bởi công ty này đã sử dụng lâu dài và nhãn hiệu đã được biết đến rất rộng rãi, nguồn lợi ích vật chất, tài sản trí tuệ (thông qua các hoạt động nhượng quyền thương mại, li-xăng…) khi khai thác nhãn hiệu này đem lại rất lớn cho công ty không chỉ ở hiện tại, mà còn ở tương lai, do đó, không dễ gì, Công ty Hữu Hòa sẽ đồng ý bán lại nhãn hiệu này.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Ninh có thể hứa hẹn về việc sau khi đăng ký chỉ dẫn địa lý, các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Hữu Hòa vẫn có thể tiếp tục sử dụng dấu hiệu này, và UBND tỉnh có thể tạo ra các cơ chế hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho công ty.

 Phương án 2: sử dụng thêm các yếu tố cá biệt để đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Khoản 22 Điều 4 Luật SHTT có quy định: “Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực…”.Những “dấu hiệu” này có thể là tên địa danh; hình ảnh, biểu tượng đặc trưng…

Do đó, ngoài việc sử dụng dấu hiệu mang tên địa danh là “Hạ Long” đã được đăng ký nhãn hiệu, UBND tỉnh Quảng Ninh có thể thêm các hình ảnh hoặc biểu tượng đặc trưng, cách điệu hóa cụm từ “Hạ Long”, hoặc các chi tiết cá biệt khác, để không gây nhầm lẫn và có khả năng phân biệt với nhãn hiệu “Hạ Long” đã đăng ký.

Phương án này hoàn toàn khả thi, tuy nhiên sau khi đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý “Hạ Long”, thì thực tế sẽ cùng tồn tại một nhãn hiệu, một chỉ dẫn địa lý. Và khi mà người tiêu dùng đang ưa chuộng, và biết đến rộng rãi nhãn hiệu “Hạ Long” của Công ty Hữu Hòa, thì rất khó để sản phẩm chả mực cùng loại có gắn chỉ dẫn địa lý “Hạ Long” có thể cạnh tranh được.

Nếu UBND tỉnh quyết định sử dụng phương án 2, Công ty Luật của chúng tôi rất sẵn sàng thực hiện các thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý này giúp quý vị với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất.

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Related Post